1997年3月3日に下された、上記の事件の連邦最高裁判決について解説してみました。なお、この最高裁判決については、早坂巧弁理士による和訳および矢部さんによる和訳があります。
ワーナー社の実施していた技術は、ヒルトン社の特許のクレームにほぼ該当していたが、濾過をする際の溶液のＰＨに相違があった。ワーナー社の場合には、濾過をする際の液のＰＨが約５であり、ヒルトン社の特許のクレームのいう「ＰＨ約6.0から9.0」（at a pH from approximately 6.0 to 9.0）に該当しないのではないか、ということが争点となった。一審のトライアルの前において、ヒルトン社は、ワーナー社の実施技術がクレームの文言には該当しないことを認め、主張を均等侵害の成立に絞った。
ヒルトン社の特許のクレームの中の「ＰＨ約6.0から9.0」という限定は、審査過程で付加されたものであるところ、このうちのＰＨ9.0以下とする部分はブース（Booth）特許 USP4,189,380（IBMのサイトのこの特許のページへのリンクです）という先行技術を回避するためのものであったが（ブース特許ではもっとＰＨが大きい場合の開示があった）、6.0以上というのが何のためだったのか、不明である。この場合、ＰＨ9.0をこえるものについては均等侵害は成立し得ず、ＰＨ6.0の方についても均等侵害が成立し得ないものと推定されるが、後者については特許権者の方でこの要素を加えた理由を立証することで均等侵害の成立の可能性もあるとして、事件をCAFCに差し戻した。
・均等論の全否定（ワーナー社の主張）は採らない。
・均等は、クレームの各要素（element）について認定されるもので、発明全体について考えるのではない。
・均等侵害の成立のためには、侵害者の故意は必要でない。客観的なものである。
・明細書に均等と説明されていないものでも均等侵害は成立し得る。
・均等の判断を陪審がするべきか、それとも裁判官がするべきか、は、ここでは判断しない（本事案解決に必要でない）。
・均等を判断するための、“三要素テスト”とか“非実質的な相違テスト”とかに代わるフレームワークの抽出は、CAFCに任せる。
たしかに、ヒルトン社は審査過程で自分でわざわざ加えた要素について、それをワーナー社のものが満たしていないことを承知の上で侵害を主張しているわけで、こういう点ではスジがかなり悪く、CAFCはこの点を見過ごしていた面があるようにも思います。
それにしても、あれだけの労力を傾けたCAFC判決があったのに、いまさらまた均等の成否判断のフレームワークの抽出をCAFCにゆだねるというのは、なんとも力が抜ける話です。それとも、あれでもいい、ということなのかな? そうも読めないけど。
3.2 均等論を制限する働きがあるか?
本判決は、上告人の主張していたような均等論についての根本的な否定意見は採らない旨を判示してはいます。米国の法律事務所のニューズレターなどは、もっぱらこの点を重視して、今後も均等論が存続するとした判決である旨の説明をしているようです。たとえば、クッシュマン事務所（今では正式にはピルズベリー事務所の１グループですが）のレポートでは、「最高裁が均等論を支持」（Supreme Court Upholds Doctine Of Equivalents）という題名になっているくらいです。バーチ事務所のレポートでも同様です（もっとも、バーチ事務所の続報であるU.S. Supreme Court Decision in Hilton Davis, by Susan M. Morseでは、出だしでは“CAFCのスタンダードは変更されなかった”などとしており同様であるものの、よく読むと均等論を限定する働きを或る程度説明しています）。
素直に経過を考えると、均等論で侵害成立を認めてしまったCAFC判決を否定しているには違いありません（差し戻しという形ではあれ、また均等論自体を否定しないと言っているとはいえ）。そう考えると、均等論についてのそれなりの限定としての意義はあると思われます。ワーナー社は均等論を全部否定する主張をしていたわけですが、これが最高裁で支持されるとは誰も想像していなかったと思いますから、この判決の意義としては、均等論が支持されたものと受け取るのは、ちょっと疑問です。
そういう意味で、ヒルトン社の方のスジの良い点をあえて探すとすれば、クレームの問題の箇所は、「ＰＨ約6.0から9.0」となっていて、approximately という言葉がついているということがありましょう。ＰＨの下限が重要でないのなら、ワーナー社のＰＨ５でも approximately には６以上のうちだ、というわけです。
なお本件では、地裁のトライアルの前にヒルトン社の方で主張を均等侵害一本に絞っているわけですが、これは、おそらくは裁判官の強力な指導にしたがったものでしょう（そうでなければ、均等論の判例を作ろうとしたとでも考えるしかないが……）。
しかし、文言侵害は否定して均等侵害を認めるというのは、ある意味で米国らしいのかもしれません（本件の最高裁では均等侵害も少なくとも現段階では認められてはいませんが）。判例法国であることに由来するのか、米国の法律実務では、法律をやけに狭く読んで、その上で法が無いので自分でルールを創造するのだとして結論を下す、ということがママあります。本件の扱いは、その一種のようにも思われます。
米国から見れば、日本のやり方は、姑息な議論、または真の争点を隠蔽する議論、ということになるのかも知れません。「approximately」を広く読むというのは、実は「approximately」自体を解釈しているというよりは、背景事情を考えて結論を探っているのですから、そのくらいだったら均等論だ、とした方が議論としての透明性が高い、というのも一理あると思いませんか? わざわざ6.0とまで言っているのだから、この「approximately」自体を解釈するなら、5.95以上のことだ（四捨五入すれば6.0！）、とか、せいぜい5.5以上のことだ、となるはず、という訳です。
最高裁判決によれば、ＰＨの下限を規定した理由が問題となるわけですが、おそらくは、意味のある理由は無かったのではないかと想像されます。この場合、立証責任は特許権者の側にあると言われている以上は、ヒルトン社の敗訴になると思うのですが、どうでしょうか? 疑問が残るのは、最高裁の言っているのは、PTOが特に妥当な理由もないのにＰＨの下限を入れることを強要した、という場合にも禁反言になるということなのかどうか、今一つはっきりしないということです。
手続的には、補正の経過についてのこうした事実関係の主張および立証をさせるために、CAFCがさらに地裁に事件を差し戻すということがありそうです。最高裁がCAFCに事件を差し戻したのは、最高裁は両当事者の上告審での主張のみに基づいて判断を下しており、禁反言関係の事実主張や証拠が既に出ているのか出ていないのかも認知していないためですので、CAFCがさらに地裁へ差し戻しをするというのも大いにあり得ることです。
内容を見ると、一応は最高裁判決にしたがっているのですが、どうもニュアンスが違っているような気もします。最高裁判決を見ると、これでその後に特許権者が勝訴するということはまず無かろうと考えるのが普通だと思うのですが、CAFC差戻し審判決を読むと、そうとも限らないような気もしてきます。差し戻し審判決だと、証明責任は特許権者の方にあると言いながらも、まずpHの下限を加えた理由を確定して、その理由が特許性と無関係であれば均等侵害もあり得る、という2段階のステップを踏むような書き方です。しかも、“特許権者にとっての補正理由”を考えているように見えます。これだと、本当のところは下限を加えることをPTOが理由もなく求めたというのが理由だと思われますから、この理由は特許性と関係が無い、ということにもなりかねないように思うのです。
しかも、「II. The Preservation of Meaning of a Claim Element」のセクションでは、陪審が均等侵害を認定したについて、実質的証拠（substantial record evidence）がある、などという判示もしています。
これに対して最高裁判決は、pHの下限を加えた理由を、PTOがなぜ加えさせたのか、という点も含めて考えています。その理由が主張および立証され、それが特許性と関係がない、ということになって初めてエストッペルが否定され得る、と判示しているように読めます。すなわち、PTOが理由も無いのに下限も加えることを求めたのだとすると、それは理由の立証が無いということであり、エストッペルが働くことを否定できない、ということになるように思われます。
そうなると、地裁およびCAFCがまた均等侵害を認めて、それが最高裁で再度破棄される、ということも全くあり得ないとは言えない……?
既に私は、当初の解説においても、「均等論についてのそれなりの限定としての意義はある」ハズだとの指摘をしました（上記3.2）。判決後の状況を見ると、この指摘は思った以上に正解だったような気がします。当初こう書いた際には、文字通りの意味しかありませんでしたが（すなわち、論理的に言ってそういう判示をしているケースだ、という意味しかなかった）、その後、実例として均等論を狭める働きをしたものが見られるようになったのです。
明白な例として、最高裁自身がこの判決の後、そのロジックにしたがって再審理するようにとの差し戻しをしているケースがいくつかあります。CAFCの検索ページで「Hilton」で検索したところ、こうしたケースを3件発見しました。ジョージタウン大学の最高裁判決のページでも同様の検索をしてみましたが、同じ3件だけが発見されました（以上、1997年10月3日に実行した結果）。
3件というのが多いのか少ないのか、いろいろな考え方があるでしょうが、私には、限られた期間の中でそれなりの数であるように思われます。すなわち、本事件判決が働く場面はかなり多いように思われるのです。
まず、LITTON SYSTEMS, INC. v. HONEYWELL, INC. の最高裁から差し戻し後のCAFCの決定があります。このケースについても、1997年9月30日に口頭弁論が行われたはずです。同事件の第1次CAFC判決（何故か、この判決がジョージタウン大学のデータベースには出ていません；ここではエモリー大学のデータベースにリンクしました）で分かるように、史上最大級の損害賠償がハネウェルに対して課された事件です（陪審は12億ドルの損害を認定しました）。
次に、HUGHES AIRCRAFT CO. v. UNITED STATES の最高裁から差し戻し後のCAFCの決定があります。この決定によると、1997年10月1日に口頭弁論が行われたはずです。このケースについては、1996年6月19日のCAFC判決が見られますが、こちらも史上最大級の損害額が認定されたケースとして有名です（1994年の Court of Federal Claims の判決では、35億ドル以上の認定がされています）。……2件が巨額賠償の例であるというのが、偶然であろうとはいえ、なかなかの影響の大きさを感じさせると思いませんか?
もう一つは、FESTO CORP v. SHOKETSU KINZOKU KOGYO KABUSHIKI CO., LTD. のケースで、最高裁から差し戻し後の、97年6月9日のCAFCの決定命令 同コピー のように、ブリーフの提出が求められました。99年4月19日のパネルの判決 同コピー では、一部破棄して差戻になっています。しかし、この判決は、同99年8月20日の決定 同コピー で破棄され、大法廷での審理が決定されました。この決定で、５つの問題が提起されています。
その後、2000年11月29日の大法廷判決 そのコピー が下されました。
一覧表は、エモリー大学の第一当事者名一覧のページで探していただくのも良いです。
同事件の第1次CAFC判決 同コピー によると、エストッペルが問題とされ、なぜその限定が加えられたのかをトライアルでも探求していたことが分かります。それでも、結局このように最高裁から差し戻しを受けたわけですから、WJ事件最高裁判決はいかにも「新ルール」なんだという気がしてきます。（2001年2月19日追記: 今見直してみると、この第1次CAFC判決は、パネルが RICH, NEWMAN, and MICHEL で構成されているんですね。少なくとも前２者は、均等侵害をもっとも広く認める方向の人たちですから、こういう事件経緯も無理はない、ということが分かります。）
なお、この事件の当事者の一方（SHOKETSU KINZOKU KOGYO）はどう見ても日本の会社と思われる名称ですが、各種のデータベースなどを検索してみましたが見あたりませんでした。誰か御存じの方、教えてください。
（追記on1999年5月4日）上記のように「教えて下さい。」と書いていたら、これまでに何人かの方から、メールで情報をいただきました（山口さん、大澤さん、津嶋さん、どうもありがとうございました）。この会社は、1986年に名称を変更して、現在では「ＳＭＣ株式会社」となっているようです。同社のホームページ このホームページには、社名変更の説明は出ていませんが、米国子会社の方の会社の歴史についてのページを見ると、説明があります。ただし、元の社名が「Shoketso Kinzoku Kogyo」だったとしてあり、スペルが間違っていてご愛敬です（tsuのハズがtsoになっている）。
前者（ヒューズ事件）は、最判の基準に従ってもエストッペルは働かないとして、従前の判決を維持する旨の自判、後者（リットン事件）は、地裁への差し戻しです。どちらの事件でも、ワーナージェンキンソン対ヒルトンデービス事件最判からストレートに理解されるところよりは、CAFCの理解はエストッペルの働く場面を限定する方向にあるような印象を受けます。これらの事件は、将来また最高裁で破棄される可能性があるのではないでしょうか? （……と、このケースを紹介する文章を4月に書いた際に書いていたんですよね。そしたらその後、下記のように、この見解を裏付けるような反対意見が出ました。まあ、それでも、本当にまた最高裁で破棄されたりするかどうかは分かりませんが、私だけの独断だったわけではないようです。）
このケースは、上で書いたように、CAFCへ差し戻された後、既に1998年4月にCAFC差戻し審の判決がでていますが、リットンからリヒアリングの申立があったので、これに対する決定が今般出されたわけです。
Gajarsa裁判官の言っているところは、最高裁の判示を、均等論の適用場面を相当に限定するものと理解し（私見では、この分析は極めてもっともです）、他のCAFC裁判官の最判理解がおかしい（こちらの方は私にはよく分からない部分があります）、というものです。私が指摘していたところ（CAFCの言うことは、最高裁の判示に比べて均等論の適用場面を広く残す方向にずれているように見える）と良く似ているように思いますが、もっと大胆です。
最高裁は、補正がされた場合には、原則的にはエストッペルのために補正した要素に関しては均等論が適用できなくなる、ただし、特許事由と関係のない理由によって補正がなされた場合にはこの限りでない、その証明責任は特許権者が負う、と言っていました。これは、補正をする理由が無かった場合や理由が分からない場合、さらには審査官が理由無く補正を求めた場合にも、エストッペルが働く（＝補正した要素に関しては均等論が適用できなくなる）という意味だと思われます。ところが、Gajarsa裁判官の分析では、リットンのケースのCAFCの裁判体やCAFCの裁判官の多数は、最高裁の判決をフットノートの方を中心において読み替えて、“不特許事由を乗り越えるために補正して権利範囲外としたものを、均等論によって再獲得しようとするのはエストッペルによって禁じられる”というだけのものと理解しようとしている、といいます。
私が特に重要だと思っていたのは、特許庁の審査官が補正を求めた（その背後には理由がない）という場合についてですが、それにとどまらないと言うのがGajarsa裁判官の分析です。この分析の通りだとすると、今後、CAFCの判決がまた最高裁で破棄されるという事態が当然に予想されます。果たしてそうなるのかどうかは分かりませんが、この論点はまだまだスッキリしていないという事だけは、間違いのないところだと思います。
1997年6月13日にCAFCの差戻し審判決が出たのでこれについて7月3日に加筆。事件の影響についての考察を1997年9月16日に加筆。
関係事件のその後について1998年6月に加筆（既にindexページのNEW!のコーナーに書いていたものをまとめた）。
1999年5月4日に Shoketsu Kinzoku Kogyo の社名について5の末尾に加筆。